Avocat spécialisé en droit des marques : quand faire appel ?

Avocat spécialisé en droit des marques

Les marques sont des signes distinctifs qui permettent d’identifier une entreprise et son activité par rapport à une autre. Il s’agit donc d’un signe de ralliement de la clientèle, d’ailleurs le plus connu pour identifier et reconnaître une entreprise. Il en existe d’autres tels que la dénomination sociale, le logo et le nom de domaine. La protection de la marque est donc un enjeu majeur pour toutes les entreprises. Or, le droit portant sur les marques est un univers assez vaste, dont l’appréhension n’est pas donnée à tous, qui plus est lorsque surviennent des contentieux. C’est en cela que le recours à un avocat en droit des marques est d’une grande utilité à de nombreux égards.

Ce qu’est le droit des marques

La marque est le signe distinctif permettant d’identifier l’origine d’un produit ou d’un service. C’est un droit de propriété intellectuelle auquel est également attachée une grande valeur économique pour l’entreprise qui la détient. Le droit étudiant les marques est un univers assez large, où sont identifiés différents types de marques. Il s’agit de :

  • La marque nationale : elle se caractérise par une portée géographique se limitant au pays dans lequel elle est enregistrée.
  • La marque communautaire : il s’agit d’un titre unique qui couvre tous les pays membres de l’Union Européenne.
  • La marque internationale : son étendue se limite à une simple demande d’enregistrement, intégrant les pays membres de l’Union de Madrid que sont les pays signataires de l’Arrangement de Madrid et/ou du protocole de Madrid.

Un avocat en protection de la marque, pour assistance et recommandations

Au sein d’une entreprise, ce type d’avocat est un acteur incontournable de la mise en place d’une stratégie de marque. C’est un expert du droit portant sur les marques bénéficiant d’une longue expérience dans le domaine, qui conseille et assiste les entreprises au cours de procédures de dépôt et d’enregistrement de marque. Il intervient aussi en cas de conflit lié à la préservation de la marque. L’avocat en droit des marques assiste les entreprises dans l’accomplissement des démarches de protection et de valorisation des marques. Le rôle de l’avocat spécialiste du droit des marques en l’occurrence va des analyses d’antériorité de marque au dépôt de marque, en passant par la gestion des procédures d’opposition.

Le but des recherches d’antériorité ici est d’identifier les potentiels risques associés au projet de dépôt de marque d’une entreprise. Une fois l’analyse faite, si elle s’avère concluante, l’avocat spécialisé dans la protection de la marque accompagne les entreprises dans la rédaction du libellé des descriptions de produits et services visés par le dépôt de marque. L’objectif de la mise en adéquation est que l’objet du dépôt soit en harmonie avec les produits et services pour lesquels la marque sera exploitée, étant donné qu’elle n’est protégée que pour les produits et/ou services pour lesquels elle est déposée, et non pour ceux pour lesquels elle est exploitée.

Un avocat spécialiste pour suivre et gérer le dépôt de marque

Le dépôt de marque est une étape essentielle pour laquelle l’assistance d’un professionnel de ce droit est idéalement requise. L’avocat des marques peut ainsi procéder au dépôt de marque d’une entreprise dans les pays où cette dernière envisage son exploitation, qu’il s’agisse de marque nationale, communautaire ou et internationale. Il apporte son assistance en cas de difficultés auxquelles les entreprises pourraient faire face à l’étape d’enregistrement. Parlant de ces difficultés, il peut s’agir :

  • des notifications d’irrégularités émises par un office de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO, USPTO, etc.) ;
  • d’une procédure d’opposition initiée contre la marque de l’entreprise par le titulaire de droits antérieurs (d’où la nécessité d’une étude d’antériorité).

Une fois que l’enregistrement est effectif, l’avocat accompagne l’entreprise dans la rédaction de tous les actes juridiques rendus nécessaires par la vie de la marque. Il s’agit des contrats de licence ou de cession de marques, des accords de coexistence de marques et des conventions de nantissement de marques.

Un avocat spécialiste du droit des marques en cas de contentieux

Le domaine d’intervention de l’avocat en droit des marques s’étend au contentieux, notamment ceux relatifs à la contrefaçon de marque. C’est un domaine dans lequel il a de solides compétences et bénéficie d’une expertise lui permettant de valablement défendre le droit d’une marque. En ce sens, il peut diligenter :

  • la rédaction et le dépôt d’opposition contre les marques déposées portant atteinte aux intérêts de l’entreprise qu’il défend ;
  • la mise en place d’une approche de surveillance de marques dans les pays où la marque de l’entreprise est protégée et exploitée (surveillance de marques déposées, surveillance des réseaux sociaux) ;
  • la préparation, le dépôt et le renouvellement de déclarations en douane pour la saisie de produits contrefaits en France et dans l’UE ;
  • l’engagement d’actions en nullité contre une marque irrégulièrement enregistrée et qui porterait atteinte aux droits de l’entreprise ;
  • l’engagement d’une action en contrefaçon de marque et/ou concurrence déloyale.

En cas de procédures engagées à l’encontre du dépôt et/ou de l’exploitation des marques de l’entreprise, procédures initiées par un tiers, l’avocat spécialiste du droit des marques peut aussi intervenir. Il peut s’agir d’oppositions, d’actions en nullité, d’actions en déchéance, contrefaçon et/ou concurrence déloyale.

Un avocat spécialiste pour élaborer la stratégie de marque de l’entreprise

La mise en place d’une stratégie de protection et de défense des marques est importante pour la vie des entreprises. Elle doit s’adapter aux nouveaux vecteurs de distribution de produits contrefaisants et aux nouvelles méthodes des contrefacteurs. La mise en place d’une stratégie de marque est encore plus importante pour les entreprises opérant en ligne, compte-tenu de la transformation digitale qui favorise à grande échelle la contrefaçon sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de vente en ligne telles qu’Alibaba, Amazon, etc. La stratégie de marque de l’entreprise se doit donc de s’adapter à ces nouveaux enjeux. En cela, un avocat en droit des marques accompagnera l’entreprise dans :

  • la réalisation de procédures de notification d’atteinte à ses droits de marques sur les réseaux sociaux et plateformes de vente en ligne ;
  • la mise en œuvre d’une stratégie de protection des marques de l’entreprise en rapport avec les réseaux sociaux et le commerce en ligne ;
  • l’enregistrement des marques sur les plateformes de brand registry ;
  • l’élaboration de stratégies alternatives à l’action judiciaire pour supprimer les manœuvres contrefaisantes.
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